Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2022 declara que el uso de la marca Louboutin en la plataforma de ventas en línea de Amazon constituye una vulneración del derecho de uso exclusivo que le corresponde a su propietario.
Los hechos del caso, son en substancia, los siguientes:
- Louboutin es un conocido fabricante de bolsos y zapatos que aplica a las suelas de los zapatos de tacón alto un color rojo determinado. Este color se halla registrado como marca nacional en el Benelux y como marca comunitaria para la Unión Europea.
- Amazon explota sitios de internet de venta en línea de productos, que vende en nombre propio, y que también sirven de plataforma de mercado de compraventa para terceros que la utilizan para la venta de sus artículos (estos sitios los llamaremos en adelante “Sitios” o “Sitio”). Amazon puede encargarse del almacenamiento y expedición de los artículos vendidos por los terceros usuarios.
- En los Sitios aparecen anuncios de venta relativos a zapatos con suelas rojas, que según Louboutin, han sido puestos en el mercado sin su consentimiento.
La Sentencia que pone un fin conjunto a los casos C-148/21 y C-184/21, que responden a diversas cuestiones prejudiciales de un tribunal de Luxemburgo y de otro belga, respectivamente, en las que Louboutin solicitaba el cese del uso de sus marcas en los Sitios, empleando argumentos básicamente parejos en ambos casos. Se planteaba la cuestión de si el artículo 9.2 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el explotador de un sitio de ventas en línea en internet que integra una plataforma de ventas es susceptible de ser considerado de hacer uso de un signo idéntico a una marca registrada en la Unión Europea cuando ello se deriva de las operaciones de venta de terceros realizadas en el seno del Sitio y el uso de la marca se realiza sin consentimiento de su titular.
La base de la duda que contienen las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justica de la Unión Europea radica en las circunstancias del caso, es decir, que Amazon realiza una presentación uniforme de los productos que ofrece en su Sitio, poniendo anuncios que se refieren tanto a los productos que vende en nombre propio como a los que son vendidos por terceros, y hace aparecer su nombre de distribuidor renombrado sobre el conjunto de los anuncios, y que ofrece a los terceros vendedores en el Sitio ciertos servicios complementarios como los de apoyo en la comercialización del producto, almacenaje y envío.
El artículo 9.2 del Reglamento de marcas comunitario faculta al titular de una marca el derecho de prohibir a cualquier tercero un signo idéntico a la marca registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que fue registrada.
En cuanto al concepto “uso” del signo idéntico o similar a la marca registrada, no se define en el Reglamento, pero la jurisprudencia comunitaria ha dejado sentado que implica un comportamiento activo y un control, directo o indirecto, del acto que constituye el uso (caso C-567/18 “Coty”). De igual modo, ha dejado claro que el uso del signo idéntico o similar a la marca registrada por parte de un tercero en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento implica, como mínimo, que este último haga un uso dentro del marco de su propia comunicación comercial.
También ha declarado que en relación al explotador de una plataforma de ventas en línea, el uso de signos idénticos a los de marcas registradas, dentro de sus ofertas, es realizado solamente por los clientes vendedores en tales plataformas y no por estas últimas en si mismas, en la medida que no utilizan el signo en el marco de sus propias comunicaciones comerciales (caso C-324/09 “L’ Oreal”). El mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para el uso de un signo y ser remunerado por tal servicio no significa que el operador de la plataforma haga un uso del signo, incluso aunque se realice en su propio interés mercantil (caso C-567/18).
Ahora bien, el Tribunal también ha dejado constancia de que cuando el prestador del servicio de una plataforma de ventas en línea utiliza un signo idéntico o similar a la marca registrada de un tercero para promover los productos que son vendidos por un tercero en la plataforma gracias a los servicios que esta presta, el prestador del servicio (operador de la plataforma) hace realmente un uso de ese signo ya que con ello crea un vínculo entre dicho signo y los servicios que presta el operador de la plataforma (ver casos C-324/09 “L’ Oreal” y C-119/10 “Frisdranken Industrie Winters”).
Tal vínculo existe cuando el operador de la plataforma de venta en línea realiza, con la ayuda de un servicio de referencias en internet y a partir de una palabra clave idéntica a una marca de un tercero, publicidad de los productos de dicha marca puestos a la venta por terceros en su plataforma. Esto es así porque crea en la mente de los internautas una asociación evidente entre los productos de esa marca y la posibilidad de comprarlos en esa plataforma. Y para determinar si tal vínculo existe, es decir, si la utilización de dicha denominación idéntica a una marca registrada forma parte o no de la comunicación comercial del operador de la plataforma, hay que estudiarlo desde el punto de vista de un “usuario medianamente informado y razonablemente atento”.
En la sentencia que comentamos, el Tribunal establece una guía para determinar si determinados actos del Sitio constituyen un uso de la marca registrada:
- En la medida que el operador o explotador de la plataforma en línea asocia diferentes ofertas, propias o de terceros, sin hacer distinción de su origen, una mención del tipo “las mejores ventas” o “los más ofrecidos”, a los efectos de promover alguna oferta, tal presentación es susceptible de conformar en la mente del usuario medianamente informado y razonablemente atento, la impresión de que los productos así promovidos son comercializados por ese operador por su cuenta y en su nombre.
- Por otra parte, hay que considerar la naturaleza y alcance de los servicios prestados por el operador de la plataforma de ventas en línea a los terceros vendedores que ofrecen en esa plataforma productos que incorporen el signo o marca en cuestión, servicios como los de tratamiento de preguntas formuladas por los usuarios relativas a dichos productos o su almacenamiento, envío y gestión de retorno. Cuando tales circunstancias concurren, estas son susceptibles de dar la impresión a un usuario medianamente informado y razonablemente atento que esos mismos productos son comercializados por dicho operador, por su cuenta y en su nombre, y asimismo, existir un vínculo a ojos de tales usuarios entre los servicios y los signos que figuran en los productos y en los anuncios de los terceros que los venden.
En el caso juzgado el Tribunal constató la existencia de ambas circunstancias, puesto que el operador del Sitio (Amazon), utiliza un método de presentación uniforme de las ofertas publicadas en el Sitio, mostrando al mismo tiempo anuncios relativos a productos que vende directamente y a otros productos ofrecidos por terceros en el Sitio , y mostrando su propio logo de distribuidor renombrado sobre el conjunto o totalidad de dichos anuncios; y por otra parte, el operador ofrece a esos terceros vendedores, dentro del marco de la comercialización de productos con el signo marcario en cuestión, servicios complementarios, consistentes en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.
A la vista de ello, el Tribunal concluye que Amazon realizó un verdadero uso inconsentido de la marca registrada de Louboutin, en el sentido del artículo 9.2 a) del Reglamento UE 2017/1001.
La Sentencia sirve de base para emprender acciones contra las plataformas de venta digitales que usando una marca registrada sin autorización formulan sus anuncios y servicios sin distinguir entre los productos vendidos en nombre y por cuenta propio y los que son vendidos por terceros en la propia plataforma. No es una resolución carente de importancia y sin embargo, es previsible que en poco tiempo quede amortizada en la medida que las plataformas adoptarán formas de presentar la marca diferenciando ambas modalidades de venta, con lo que habrán solucionado su problema de responsabilidad por daños frente al propietario de la marca. Tampoco soluciona ni aporta un avance en la cuestión de fondo que subyace en las ventas en plataformas digitales, es decir cómo dar una solución rápida y efectiva al problema de la venta de productos con marca registrada puestos en el mercado sin autorización de su titular y a la venta de productos falsos. No se trata solamente de sentar la responsabilidad del operador de la plataforma por los daños inferidos (que probablemente no le inquiete en exceso) sino de declararle responsable de un deber de diligencia debida consistente en el previo filtrado y eventual rechazo o retirada de la plataforma de tales productos, en tanto que son los operadores los únicos capaces en términos prácticos de prevenir y combatir efectivamente el comercio ilícito que se desarrolla en sus plataformas, mediante el control de lo que es objeto de venta en ellas.
Eduardo Vilá
Vilá Abogados
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13 de enero de 2023
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