En el presente artículo vamos a estudiar la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en lo referente a registro de marcas que puedan generar confusión en los consumidores y el sector de actividad de las empresas que han registrado dichas marcas.
El asunto versa sobre un particular que registró la marca de la Unión LAGUIOLE para numerosos productos y servicios. Dicha solicitud le fue concedida por la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) en el año 2005.
La sociedad francesa FORGE DE LAGUIOLE, bien conocida por la fabricación y venta de los productos comprendidos en determinados sectores como son la cuchillería, cubiertos y similares, solicitó la anulación de la marca Laguiole. Forge de Laguiole alegó que su denominación social no tiene un alcance exclusivamente local, de conformidad con el Derecho francés, y que, en consecuencia, le otorga el Derecho de solicitar la prohibición del uso de una marca más reciente.
En 2011, la EUIPO estimó la demanda de Forge de Laguiole debido al riesgo de confusión existente entre la denominación de dicha sociedad y la marca Laguiole. Sin embargo, el particular titular de la marca Laguiole interpuso recurso ante el Tribunal General de la Unión con el fin de que se anulase la resolución de la EUIPO.
El Tribunal General de la Unión anuló parcialmente la resolución de la EUIPO, estableciendo que solamente anulaba la marca Laguiole para la comercialización de productos comprendidos en el sector de la cuchillería, los cubiertos y similares, ámbito de actuación de Forge de Laguiole. Por lo tanto, concedía a la marca Laguiole el registro el su uso para los demás productos y servicios que no estuvieran en este ámbito.
La propia EUIPO, apoyada por Forge de Laguiole, insatisfechas con la resolución del Tribunal General de la Unión, interpusieron recurso de casación ante el TJUE.
EL TJUE señaló que, al apreciar la protección de la denominación de una sociedad por el Derecho nacional de un Estado miembro, el Tribunal General de la Unión debe aplicar las normas de Derecho nacional tal como las interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales en la fecha en la que dicta la resolución. Por lo tanto, debe poder tomar en consideración una resolución de un órgano jurisdiccional nacional (en este caso se tomó la sentencia de la Cour de cassation francesa, de 10 de julio de 2012) dictada después de que la EUIPO adoptase su resolución.
El TJUE considera, por consiguiente, que el Tribunal General de la Unión concluyó acertadamente que, de conformidad con la normativa francesa aplicable en la materia, la protección que puede invocar Forge de Laguiole debido a su denominación social es válida únicamente para las actividades que dicha empresa desarrolla de manera efectiva.
El problema en la sentencia dictada por el Tribunal General fue que no mencionó expresamente los criterios por los cuales debían determinarse las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole. Sin embargo, sí que se tuvo expresamente en cuenta, al examinar dichas actividades, su uso, la clientela a la que van dirigidos y su modo de distribución y, por tanto, sí que se determinó acertadamente las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole.
En consecuencia, es correcto que limitara la anulación de la marca Laguiole para los productos comprendidos en esas actividades o sectores.
Para terminar, señala el TJUE en su sentencia que, según el Reglamento de ejecución, incumbe al solicitante de la nulidad la prueba de que su Derecho nacional presentar elementos que demuestren que está facultado, en virtud de la normativa nacional aplicable, a hacer valer un derecho anterior, protegido en el marco jurídico nacional.
Hugo Ester
Vilá Abogados
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1 de septiembre de 2017
