En cada país y región existe un debate activo sobre las patentes esenciales estándar (SEP del inglés “Standard Essential Patents”). En la UE, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo adoptó un proyecto de reglamento sobre este tipo de patentes en enero de 2024.
En Japón, por su lado, la JPO (del inglés “Japan Patent Office” publicó en 2022 la “Guía para la negociación de licencias de patentes esenciales estándar (2ª edición)”. Esta guía está disponible en japonés e inglés y explica cómo proceder con las negociaciones de licencias de SEP desde la perspectiva de la buena fe y la eficacia, además de cómo calcular royalties.
En este artículo explicamos el concepto de las SEP y realizamos un resumen de la guía en cuanto a la manera en que se realizan las negociaciones de licencias desde la perspectiva de la buena fe.
I.- Patentes Esenciales Estándar
Las SEPs se refieren a las patentes que son esenciales para la implementación de una norma técnica (estándar) en un producto o servicio.
Las SEPs se utilizan, por ejemplo, para tecnologías como USB, 4G, 5G y, con el desarrollo del IoT, para mecanismos que conectan diversos dispositivos de infraestructura a través de Internet.
Una patente es un derecho exclusivo sobre una invención. Por lo tanto, el titular de la patente puede presentar una demanda judicial en caso de uso no autorizado de su invención por parte de terceros.
Las normas técnicas (estándar), por su parte, son documentos emitidos por organismos de normalización, que velan por la difusión y aplicación de nuevas invenciones y tecnologías.
Por lo tanto, cuando se elabora una norma técnica, el titular de una SEP debe presentar una declaración frente al organismo de normalización, comprometiéndose a conceder una licencia a terceros sometidos a las normas (ejecutores), bajo las condiciones FRAND (justas, razonables y no discriminatorias).
II.- Contenido de la guía
La guía no es en ningún caso jurídicamente vinculante. Su objetivo es resumir las cuestiones relativas a las negociaciones de licencias de la forma más objetiva posible.
La guía trata las negociaciones de licencias de SEPs bajo las condiciones FRAND.
Según lo establecido en la guía, cuando se infringen los derechos de patente, los titulares de los derechos pueden, en principio, ejercer su derecho a solicitar un mandamiento judicial. Sin embargo, cuando los implementadores, es decir, una entidad que fabrica y/o vende productos que implementan dichos estándares, pretenden obtener de buena fe una licencia en condiciones FRAND, las decisiones de los tribunales de todo el mundo coinciden en cuanto a las limitaciones a la concesión de mandamientos judiciales a los titulares de SEP sujetas a las condiciones FRAND.
A continuación, la guía examina esta buena fe en cada una de las siguientes fases del proceso de negociación de la licencia:
Fase 1: Oferta de negociación de la licencia del titular de los derechos.
Fase 2: Manifestación del ejecutor de su voluntad de obtener una licencia.
Fase 3: Oferta específica del titular de los derechos en condiciones FRAND.
Fase 4: Contraoferta específica del implementador en términos FRAND.
Fase 5: Pueden producirse dos supuestos: (i) Rechazo de la contraoferta por parte del titular de los derechos; (ii) resolución de las controversias en los tribunales o mediante la resolución alternativa de conflictos (ADR – del inglés “Alternative Dispute Resolution”).
La guía considera una práctica común que en la fase 1 el titular de la patente proporcione (1) documentación que identifique las SEPs (por ejemplo, una lista de números de patente, nombre de la norma, ámbito geográfico de la patente) y (2) documentación que relacione las reivindicaciones de las SEPs con las normas y/o productos (tablas de reivindicaciones, etc.)
En la fase 2, hay una serie de supuestos en los que se puede impugnar la manifestación del ejecutor, a saber;
(1) Si las patentes son realmente esenciales;
(2) Si las patentes son válidas;
(3) Si el ejecutor ha infringido estas patentes;
(4) Si los derechos de patente son ejecutables;
(5) Si la entidad que ha ejercido sus derechos es la verdadera titular de las patentes; y
(6) Si las patentes están vigentes y no han caducado.
La guía afirma que en la fase 3, es habitual que el titular de la patente proporcione fundamentos específicos que expliquen que su patente cumple con términos FRAND, además de un método para calcular los royalties. En base a lo anterior, el implementador puede determinar si los términos presentados son razonables o si son discriminatorios.
Por otro lado, en la fase 4, el implementador debería proporcionar fundamentos específicos. Al presentar su contraoferta, además de su método para calcular los royalties, debería suministrar una base específica que explique que la contrapropuesta también cumple con los términos FRAND. Con base en lo anterior, el titular de la patente puede valorar la contraoferta y determinar si los términos presentados son razonables o si son discriminatorios.
Con respecto a la fase 5, la guía señala que la conciliación o el arbitraje serán una resolución flexible para las SEPs.
En conclusión, la guía es un documento pensado para situaciones de negociación de licencias de SEPs. Cabe también mencionar que, en los últimos años se han acumulado casos judiciales en varios países del mundo, que también deberían seguirse de cerca.
Satoshi Minami
Vilá Abogados
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12 de abril de 2024
