La cuestión del agotamiento de derechos conferidos por la marca en el contexto de la fragmentación de derechos paralelos con mismo origen, que parecía zanjada mediante la sentencia de la CE en el IHT INTERNATIONALE en 1994, ha cobrado nueva vida. Recientemente el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº8 ha una petición para una decisión prejudicial referente a la interpretación del Artículo 7 (1) de la Directiva 2008/95/EC sobre marcas.
En sustancia, la marca “SCHWEPPES” es propiedad tanto de Coca-Cola como de ORANGINA SCHWEPPES HOLDING BV (perteneciente a la sociedad japonesa SUNTORY). En 1999, CADBURY SCHWEPPES cedió sus derechos de marca en 13 Estados miembros de la UE a Coca-Cola. En 2009, SUNTORY adquirió CADBURY SCHWEPPES, y con ello los derechos de marca en 18 Estados miembros de la UE.
En mayo de 2014, la sociedad española SCHWEPPES, S.A. (filial de la compañía británica SCHWEPPES INTERNATIONAL LTD.) presentó una demanda contra la empresa distribuidora de bebidas RED PARALELA BCN, S.L., con base en lo siguiente:
1) SCHWEPPES, S.A. es el distribuidor exclusivo de SCHWEPPES en España.
2) RED PARALELA importaba botellas de tónica de la marca SCHWEPPES.
3) SCHWEPPES, S.A. reclama que tales acciones son ilícitas debido a que las botellas se han comercializado sin su consentimiento, por Coca-Cola, en otro país de la UE. Por tanto, los consumidores son incapaces de identificar el origen comercial de los productos.
4) RED PARALELA sostiene el agotamiento de los derechos de la marca, ya que los productos se originan de países de la UE donde Coca-Cola es propietaria de la marca, resultando existir un consentimiento tácito derivado del acuerdo de división marcaria celebrado en su día. También argumenta que la existencia de vínculos económicos entre Coca-Cola y SCHWEPPES INTERNATIONAL LTD constituyen en el fondo una explotación conjunta de una marca común.
El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha formulado diversas preguntas al Tribunal de Justicia Europeo, básicamente para determinar si es compatible con el Art. 36 de la TFUE y 7 (1) de la Directiva 2015/2436 que el titular de una marca en más de un Estado miembro impida la importación paralela de mercancías procedentes de otro Estado miembro que lleve la misma marca, propiedad de un tercero.
En otras palabras, ¿puede SCHWEPPES SA bloquear de manera legítima la importación en España de agua tónica embotellada e importada del Reino Unido, donde Coca-Cola es propietaria de la marca?
El Abogado General Mengozzi emitió un dictamen no vinculante el 12 de septiembre de 2017, argumentando lo siguiente:
a) La sentencia del TJCE de 22/06/94 sobre el caso de IHT INTERNACIONALE sostuvo que en caso de fragmentación voluntaria de las marcas, la aceptación del cedente del debilitamiento de la función distintiva de la marca que derivó de la división de otros derechos mantenidos inicialmente no puede acarrear la renuncia del cedente del derecho exclusivo para oponer la importación a su territorio de mercancías comercializadas por el cesionario, desde otro Estado miembro de la AAE. Por tanto, el principio de agotamiento de derechos de marca no se puede invocarse cuando al tiempo de cederse, ya que en ese momento los bienes todavía no se han comercializado y, en consecuencia, no se cumple uno de los requisitos base para aplicar ese principio.
b) Dicho esto, la Comisión sostiene que el principio de agotamiento de derechos de marcas también puede producirse también cuando la fabricación y comercialización de los productos que llevan marcas paralelas idénticas se lleve a cabo como parte de una política única y estrategia comercial por los propietarios de dichas marcas. Esta opinión es compartida por el Abogado General. La cuestión es determinar si existen o no “vínculos económicos” entre la persona que posee los derechos de marcas en el Estado importador y la persona que ha puesto el producto en el mercado del país exportador, o bien si son la misma persona.
Por “vínculos económicos” se entiende la relación entre las partes que implica un control unitario sobre la marca, incluyendo los casos en los que el uso de la marca está sujeta al control conjunto de dos personas distintas, una en el Estado importador y otra en el Estado exportador, siendo ambas propietarias de los derechos reconocidos a nivel nacional. Si se da un control conjunto, entonces no pueden invocarse las leyes nacionales para restringir la libre circulación de mercancías en cuestión.
c) Nos referimos a “control unitario” en el sentido de un lugar en el que se adoptan las decisiones estratégica sobre el suministro de los bienes, aunque se comparta entre distintas empresas, ambas propietarias de marcas paralelas, ejerciendo el control conjunto sobre el uso de sus respectivas marcas. Pero una vez más, comprobamos que no hay unas normas concretas para demostrar la existencia de tales circunstancias y, más aún, el Abogado General señala que la carga de la prueba (prima facie, del importador paralelo) puede ser revertida por el Tribunal, en algunos casos.
En conclusión, quedará en manos del tribunal nacional analizar las circunstancias y solicitar a las partes cualquier documentación apropiada, incluyendo el contrato de cesión para concluir si existe un control unitario sobre la marca y, por tanto, si se cumplen las condiciones de aplicación del principio de agotamiento del derecho de marca en el país importador.
Eduardo Vilá
Vilá Abogados
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22 de septiembre de 2017
