El pasado 25 de julio de 2018, la sala tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el registro de la marca tridimensional del producto Kit Kat 4 barras, registrada en el año 2006 por Société des produits Nestlé, S.A. (“Nestlé”), al considerar que no había quedado demostrado que la imagen hubiera adquirido carácter distintivo en cuatro países: Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal.
La sentencia basa su argumentación jurídica en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, que nos dice:
1. Se denegará el registro de:
b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la [Unión].
3. Las letras b) […] del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma>>
Los hechos se remontan al año 2002 cuando Nestlé solicitó la inscripción de la imagen tridimensional Kit Kat 4 barras, inscripción que fue finalmente concedida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en el año 2006.
En el año 2007, Mondelez UK Holdings & Services (“Mondelez”) solicitó a la EUIPO la anulación del anterior registro, sin embargo la EUIPO rechazó su anulación por considerar que la imagen tridimensional había adquirido carácter distintivo debido al uso que se había hecho de la misma en la Unión Europea, de conformidad con el artículo 7.3 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, antes transcrito.
Mondelez recurrió la decisión anterior ante el Tribunal General quien, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016 consideró que la adquisición del carácter distintivo había sido probada únicamente respecto a una parte del territorio de la Unión Europea, anulando la resolución de la EUIPO de 2007.
Nestlé y la EUIPO por una parte y Mondelez, por otra, recurrieron en casación la sentencia arguyendo:
- En cuanto a Nestlé y EUIPO sostenían que la marca había adquirido carácter distintivo por el uso en cada uno de los estados miembros.
- En cuanto a Mondelez negaba que hubiera quedado demostrado el carácter distintivo en algunos países de la Unión.
Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinó y declaró inadmisibles ambos recursos indicando lo siguiente:
- Respecto al recurso de Mondelez, no tiene por objeto la anulación del fallo de la sentencia recurrida, sino la modificación de determinados fundamentos de Derecho de la sentencia.
- Respecto al recurso de Nestlé y la EUIPO, indicó que cuando los signos carecen de carácter distintivo intrínseco, sólo se puede proceder a su registro si se aportan pruebas de la adquisición de carácter distintivo en toda la Unión Europea.
Asimismo señala, que la prueba de que el signo ha adquirido carácter distintivo no es necesario de que se haga para cada país, sino que, por ejemplo, se puede hacer por mercados, requiriendo, en su caso, de una sola prueba para cada uno de los mercados.
Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la sentencia del Tribunal General al concluir que se había concedido el registro de la marca sin pronunciarse sobre la adquisición del carácter distintivo en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, restando regiones o países en los que no había quedado probado dicho carácter.
Como resultado de esta sentencia, la EUIPO tendrá que volver a examinar si el signo sujeto a inscripción como consecuencia de su carácter distintivo adquirido como consecuencia de su uso puede mantenerse como marca de la Unión Europea o si su registro debe ser descartado.
Pedro Blanco
Vilá Abogados
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26 de octubre de 2018
