Se entiende por marca renombrada aquella que es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por ella. En el ámbito de las marcas comunitarias, dicha condición especial requiere que la marca esté registrada y que goce de renombre, en un espacio geográfico sustancial de la Unión Europea, y al menos, en un Estado Miembro.
Sobre la naturaleza y pervivencia de la marca renombrada, cabe preguntarse cómo se adquiere, a quién corresponde probar esa condición, y si puede extinguirse de modo abrupto.
En la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 24 de abril de 2024 se da respuesta a estas preguntas y a otras complementarias.
Los hechos del caso analizado son, en sustancia, los siguientes:
- En 2019 la sociedad alemana Kneipp GmbH, fabricante y comercializadora de productos cosméticos, solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro como marca de la denominación “Joyful by nature”, para las clases 3 (cosméticos), 4 (velas perfumadas), 35 (servicios de marketing) y 44 (servicios de belleza).
- En febrero de 2022 la conocida firma de perfumes francesa, Jean Patou, formuló oposición contra la concesión de dicha marca, con base en su marca comunitaria “JOY”, registrada en 2016 para la clase 3.
- Jean Patou fundamentó su oposición en los artículos 8(1) (b) y 5 del Reglamento EU 2017/1001 sobre la marca comunitaria, oposición que fue acogida íntegramente por la EUIPO.
- El 31 de marzo de 2022 Kneipp presentó recurso contra decisión, ante la cual la EUIPO la anuló parcialmente permitiendo la concesión de la marca solicitada en la clase 35. No obstante, rechazó el recurso en lo tocante a las demás clases de productos y servicios.
- El Tribunal de Justica de la Unión Europea sustanció el recurso elevado por Kneipp contra la resolución dictada por la EUIPO y al respecto vino a declarar lo siguiente:
Sobre la condición de “marca renombrada”, el tribunal reconoce que la marca JOY goza de renombre en la Unión Europea, y al menos en Francia, respecto productos de perfumería y perfumes. Indica que no se exige un determinado porcentaje mínimo de público que tenga conocimiento de la marca, sino que hay que fijar la atención en determinados elementos que, no constituyendo una lista cerrada, sirven de guía para determinar su existencia o no: la intensidad de uso, su presencia geográfica, la duración de su uso y el tamaño de la inversión realizada para promocionarla. Tampoco se exige que tenga que concurrir en todos dichos elementos, sino que con un estudio conjunto de ellos (o de los disponibles) pueda determinarse la existencia de la marca renombrada en una parte sustancial del territorio.[1] En este caso, el Tribunal tuvo como suficientes las pruebas aportadas por Jean Patou consistentes en copias de contratos de licencia de la marca JOY con terceros, extractos de sitios de internet, un artículo de prensa, referencias y extractos de libros, premios, anuncios y facturas, extractos de facturas y pruebas sobre su actividad en redes sociales. Todo ello se consideró suficiente para demostrar que la marca JOY era conocida por una parte del público “relevante” en un espacio geográfico significativo de la Unión Europea, es decir, Francia, y en menor medida, otros Estados Miembros en los que se comercializaban productos bajo dicha marca.
Este es un apartado de especial interés, porque la acreditación del renombre de una marca o la pérdida del mismo se basa en pruebas del conocimiento del mercado de aquella en relación con determinados productos y servicios, o bien de la desaparición de ese conocimiento, o consciencia de los consumidores respecto la asociación de una marca con determinados productos o servicios. En todo caso, y en primer lugar, quien objeta el registro de una solicitud de marca con base en la titularidad de una marca renombrada debe acreditar su existencia a la fecha en que el tercero presentó su solicitud.
Jean Patou aportó una serie de pruebas que daban a entender que la marca JOY era renombrada especialmente en Francia (y en menor grado, en otros territorios de la UE), aunque también es cierto que dichas pruebas permitían concluir que la marca había venido a menos en tiempos recientes. A pesar de la degradación que una marca renombrada haya podido sufrir en el tiempo, el TJUE ha reconocido que no puede descartarse que una marca “histórica” retenga vivo un cierto grado de reputación, y ello aunque dicha marca haya caído en desuso.[2]
En efecto, el Tribunal concedió que el grado de notoriedad de la marca JOY pudo haber decaído en los últimos años, el análisis debe hacerse remontándose a la fecha en que el solicitante de la marca (Kneipp) presentó su solicitud (2019), e indicó que JOY era una marca que retenía en esa fecha parte de su notoriedad, aunque fuera residualmente. De igual modo que la marca normalmente deviene renombrada con el paso del tiempo, de manera progresiva, razona el Tribunal que su pérdida, por regla general, también se produce gradualmente.
Y aquí radica uno de los principales motivos de discrepancia de Kneipp, es decir, sobre quién recae el deber de probar la pervivencia o destrucción de la notoriedad. El Tribunal sostiene que es precisamente la falta de pruebas concretas que demuestren la desaparición del renombre de la marca, sea por la erosión del tiempo, progresivamente, bien de forma repentina, por el advenimiento de algún hecho repentino, lo que permite sostener la pervivencia del carácter renombrado de la marca. A falta de la concurrencia de un hecho específico debidamente probado, no puede acogerse la pretensión de una desaparición abrupta, pues como se dijo, generalmente el renombre de una marca histórica pervive en el tiempo y solo desaparece con el paso del mismo, de forma gradual y no abrupta. En ausencia de esa prueba, prevalece la presunción de que la marca conserva algo del renombre adquirido durante los años.
El tribunal no acogió el argumento de Kneipp en el sentido de que muchas de las pruebas que aportó Jean Patou databan entre 2013 y 2017, (y algunas otras bastante anteriores), basándose precisamente en el criterio de la subsistencia de la marca histórica. Y añadió que en estos casos, puesto que como norma general la marca renombrada desaparece progresivamente, corresponde al oponente acreditar la concurrencia de un hecho que haya causado el cese drástico de tal condición. Este deber no constituye una inversión de la carga de la prueba sino que el criterio es coherente con la jurisprudencia del Tribunal.
La sentencia termina confirmando que, sentada la persistencia de la marca JOY como marca renombrada, el carácter distintivo de la marca solicitada por Kneipp es medio pero, existe una afinidad fonética y visual entre ella y la marca renombrada; a ello hay que añadir las circunstancias de mercado, en particular el conocimiento de la marca renombrada por un público específico y relevante, por lo que existe un riesgo de que Kneipp pueda aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca anterior, JOY, en la medida que esta última “arrastra” al público a vincular los productos amparados por la nueva marca hacia aquellos de la marca renombrada ya existente, produciendo una confusión mental de ambos signos entre los consumidores y, por tanto, también en cuanto al origen de los productos.
Teniendo en cuenta todos los argumentos reseñados, el Tribunal confirmó la resolución de denegación de la marca “Joyful by nature” (salvo para la clase 35) dictada por la EUIPO.
Eduardo Vilá
Vilá Abogados
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17 de mayo de 2024
[1] Sentencia TJUE 26 de junio 2019 HAWKERS/Judgement CJEU 26 June 2019 HAWKERS
[2] Sentencia TJUE, caso SIMCA T-327/12 de 8 de mayo de 2014 / CJEU judgement, SIMCA case T-327/12 of 8 may 2014
