La cuestión que se plantea en esta reseña es la legalidad de la utilización de una marca ajena sin consentimiento de su titular por parte de un tercero en un motor de búsqueda de internet, es decir, la infracción de marca en internet.
La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2022 (330/2022) establece que el uso inconsentido de una marca registrada por parte de un tercero en el marco de un motor de búsqueda en internet, en determinadas condiciones, constituye una violación de los derechos marcarios.
Los hechos del caso objeto de la sentencia, son en sustancia, los siguientes:
1) La sociedad Grupo Ilusión de Ortodoncistas, S.L. (“GIO”) es titular de la marca “Clínicas Ortodoncis”.
2) La sociedad Laboratorio Nicolás, S.L. (“LN”) es titular de la marca “Vital Dent” y franquiciadora de las clínicas Vital Dent.
3) Al utilizar el buscador Google y teclear las palabras “Clínicas Ortodoncis”, dentro de los resultados (“Google Adwords”) se mostraban anuncios relacionados con Clínicas Ortodoncis en los que, sin embargo, aparecían la dirección del sitio web del titular de Vital Dent, así como su número de teléfono de contacto.
4) Tecleando dichos anuncios, se abría un cuadro con la fotografía de Vitaldent, aunque bajo el encabezado “Clínicas ortodoncis”. Además, si se tecleaba en el buscador la marca “clínicas ortdoncis”, se abría la página de Vital Dent.
5) Los resultados obtenidos eran “adwords” y no “resultados naturales”, consecuencia de que el anunciante titular de la página web de Vital Dent había contratado con Google como palabra clave la denominación “Clínicas Ortodoncis”.
GIO interpuso una demanda contra LN (Vital Dent) basada en la infracción de la marca registrada “Clínicas Ortodoncis” y en actos de competencia desleal (actos contrarios a la buena fe previstos en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, actos de confusión del artículo 6, actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12, actos de confusión por riesgo de asociación del artículo 20, y actos de engaño del artículo 25).
Nos centraremos en la cuestión de fondo relativa a la infracción de marca de dichos actos.
Interesa destacar el razonamiento del Tribunal Supremo frente a la alegación de defensa de la apelante en casación, consistente en que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el uso legítimo por un tercero de la denominación de una marca registrada en las palabras clave (key words) en el servicio publicitario de búsqueda Google Adwords, por no utilizarse en ese acto el signo distintivo de la marca, sino solamente la denominación (“ortodoncis”), lo que constituye una distintividad atenuada, cuya prohibición vulnera la libre competencia de los artículos 5.2 de la Directiva 89/104 y 9.1c) del Reglamento 40/94 (Caso C-323/09 y Caso C-94/2017). El Tribunal Supremo desestima el motivo presentado por varias razones:
- A pesar de las sentencias alegadas, el Tribunal Supremo esgrime la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 23 de marzo de 2010 relativa a los casos acumulados C-236/08 y C-238/08 (caso “Google France”), que sienta la doctrina que subyace en el caso objeto de la sentencia. Aduce que en la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se declaró que los citados artículos deben entenderse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero (anunciante) que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, haya seleccionado o almacenado sin el consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permita o apenas permita al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. En apoyo de esta sentencia, el Tribunal Supremo cita la doctrina del caso Interflora (C-323/09), que vino a depurar el criterio de la reseñada, en el sentido de que esa prohibición del titular de la marca puede extenderse a los casos en los que dicho uso no autorizado de la marca comporte el menoscabo de alguna de las funciones de la marca, es decir: la indicación del origen, la función de inversión o la función publicitaria.
- A la vista de dicha doctrina, y llevada al caso concreto, el Tribunal Supremo consideró acreditado que:
(1) Vital Dent contrató el servicio Adwords;
(2) La denominación solicitada constituye una marca registrada de la demandante; y
(3) Los servicios ofertados por la demandante y la demandada eran idénticos.
Habida cuenta de que el anuncio con el enlace de la página web de Vital Dent iba precedido de la mención “Clínicas Ortodoncis”, el tribunal aprecia que se hizo un uso de la marca no consentido por su titular para identificar servicios idénticos, menoscabando la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados, teniendo en cuenta que el internauta medio no es capaz de determinar si los servicios del anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este, o bien si proceden de un tercero.
En cuanto a los daños y perjuicios ocasionados al demandante, conviene reseñar que la sentencia confirmó la condena a satisfacer un importe equivalente al 1% de la facturación de la demandada, por aplicación del artículo 43.5 de la Ley de Marcas y la Sentencia del Tribunal Supremo 351/2011 de 31 de mayo en la que se establece la posibilidad de aplicar daños y perjuicios directamente y sin necesidad de probarlo cuando así lo establezca expresamente la ley. La presunción del importe de daños y perjuicios a satisfacer por quien viola el derecho marcario de un tercero prevista en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas opera precisamente para poder concretar el perjuicio económico y el lucro cesante en los casos de muy difícil cuantificación, so pena de que estos queden finalmente sin indemnización por la imposibilidad o gran dificultad que supone su cálculo. Por otra parte, el Tribunal Supremo advierte que la citada cifra de negocio del demandado debe venir referida a todos los servicios ilícitamente marcados, es decir, todos los que en el proceso se acredite que se anunciaban mediante la infracción de marca de la demandante, sin que sea necesario distinguir cuáles fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.
Eduardo Vilá
Vilá Abogados
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8 de julio de 2022
