In jedem Land und Region gibt es eine aktive Debatte über standardessentielle Patente (SEP). In der EU hat der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments im Januar 2024 einen Verordnungsentwurf zu dieser Art von Patenten verabschiedet.
In Japan veröffentlichte das JPO (Japanisches Patentamt) im Jahr 2022 den „Guide to Negotiating Licenses for Standard Essential Patents (2nd Edition)“. Dieser Leitfaden ist auf Japanisch und Englisch verfügbar und erklärt, wie man bei der SEP-Lizenzierung Verhandlungen unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben und Effizienz sowie der Berechnung von Lizenzgebühren vorgehen muss.
In diesem Artikel erläutern wir das Begriff von SEPs und fassen die Leitlinien dazu zusammen, wie Lizenzverhandlungen aus Treu und Glauben geführt werden.
I.- Standardessentielle Patente
Als SEPs werden Patente bezeichnet, die für die Umsetzung einer technischen Norm (Standard) in einem Produkt oder einer Dienstleistung wesentlich sind.
SEPs werden beispielsweise für Technologien wie USB, 4G, 5G und mit der Entwicklung des IoT für Mechanismen verwendet, die verschiedene Infrastrukturgeräte über das Internet verbinden.
Ein Patent ist ein ausschließliches Recht an einer Erfindung. Daher kann der Patentinhaber im Falle einer unberechtigten Nutzung seiner Erfindung von irgendwelchem Dritten Klage einreichen.
Technische Normen (Standards) sind Dokumente, die von Normungsorganisationen, die die Verbreitung und Anwendung neuer Erfindungen und Technologien sicherstellen.
Daher muss der Inhaber eines SEP bei der Erstellung einer technischen Norm, eine Erklärung gegenüber der Normungsorganisation abgeben. In dieser er verpflichtet sich, Dritten, die den Normen unterliegen (Ausführer), eine Lizenz unter die FRAND-Bedingungen (die gerecht, angemessen und nicht diskriminierend sind) zu erteilen.
II.- Inhalt des Leitfadens
Der Leitfaden ist in keiner Weise rechtsverbindlich. Sein Ziel ist es, die Fragen im Zusammenhang mit Lizenzverhandlungen möglichst objektiv zusammenzufassen.
Sie befasst sich mit SEP-Lizenzverhandlungen unter FRAND-Bedingungen.
Dem Leitfaden zufolge können Rechteinhaber bei der Verletzung von Patentrechten ihren Rechte geltend machen. Wenn jedoch ein Rechtsträger, der Produkte herstellt und/oder verkauft, die solche Standards umsetzen, in gutem Glauben eine FRAND-Lizenz erhalten möchtet, stimmen Gerichte auf der ganzen Welt über die Einschränkungen bei der Erteilung von gerichtlichen Befehlen an SEP-Inhabern, die FRAND-Bedingungen überein unterliegen.
Der Leitfaden untersucht dann diesen guten Glauben in jeder der folgenden Phasen des Lizenzverhandlungsprozesses:
Phase 1: Angebot zur Verhandlung der Lizenz des Rechteinhabers.
Phase 2: Erklärung des Vollziehers seiner Wille, eine Lizenz zu erhalten.
Phase 3: Konkretes Angebot des Rechteinhabers zu FRAND-Bedingungen.
Phase 4: Konkretes Gegenangebot des Umsetzers im Sinne von FRAND.
Phase 5: Zwei Situationen können eintreten: (i) Ablehnung des Gegenangebots durch den Rechteinhaber; (ii) Beilegung von Streitigkeiten vor Gericht oder durch alternative Streitbeilegung (ADR “Alternative Dispute Resolution”).
Der Leitfaden hält es für gängige Praxis, dass der Patentinhaber in Phase 1: (1) Unterlage zur Identifizierung der SEPs (z. B. eine Liste der Patentnummern, Name der Norm, geografischer Geltungsbereich des Patents) und (2) Unterlage, die die Ansprüche der SEPs mit der Normen und/oder Produkte (Anspruchstabellen etc.) bereitstellen muss.
In Phase 2 gibt es eine Reihe von Fällen, in denen die Aussage des Vollziehers angefochten werden kann, nämlich:
(1) Ob Patente wirklich wesentlich sind;
(2) Ob die Patente gültig sind;
(3) Ob der Vollzieher diese Patente verletzt hat;
(4) Ob die Patentrechte durchsetzbar sind;
(5) Ob der Rechtsinhaber, der seine Rechte ausgeübt hat, der wahre Eigentümer der Patente ist; Und
(6) Ob die Patente noch gültig und nicht abgelaufen sind.
In Phase 3 es sei üblich, dass der Patentinhaber eine konkrete Begründung dafür vorlegt, dass sein Patent den FRAND-Bedingungen entspricht, sowie eine Methode zur Berechnung der Lizenzgebühren. Auf der Grundlage des oben Gesagten kann der Umsetzer feststellen, ob die vorgelegten Bedingungen angemessen oder diskriminierend sind.
Andererseits sollte der Vollzieher in Phase 4 eine konkrete Begründung liefern. Wenn dieser seine Gegenangebot einreicht, sollten er neben seiner Methode zur Berechnung der Lizenzgebühren auch eine konkrete Grundlage angeben, aus der hervorgeht, dass das Gegenangebot auch den FRAND-Bedingungen entspricht. Auf der Grundlage des oben Gesagten kann der Patentinhaber das Gegenangebot bewerten und feststellen, ob die vorgelegten Bedingungen angemessen oder diskriminierend sind.
In Bezug auf Phase 5 weist der Leitfaden darauf hin, dass Schlichtung oder Schiedsverfahren eine flexible Lösung für SEPs sein werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei dem Leitfaden um ein Dokument handelt, das für SEP-Lizenzverhandlungssituationen konzipiert ist. In den letzten Jahren wurden sich weltweit in mehreren Ländern verschiedenen Gerichtsverfahren eingeleitet, die aufmerksam verfolgt werden sollten.
Satoshi Minami
Vilá Abogados
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12. April 2024
