Ein aktuelles Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 22. Dezember 2022 erklärt, dass die Verwendung der Marke Louboutin auf der Online-Verkaufsplattform von Amazon eine Verletzung des ausschließlichen Nutzungsrechts darstellt, das ihrem Eigentümer zusteht.

Der Sachverhalt ist im Wesentlichen folgender:

  • M. Louboutin ist ein bekannter Hersteller von Taschen und Schuhen, der eine bestimmte rote Farbe auf die Sohlen von hochhackigen Schuhen aufbringt. Diese Farbe ist als nationale Marke in den Benelux-Ländern und als Gemeinschaftsmarke für die Europäische Union eingetragen.
  • Amazon betreibt Internetseiten für den Online-Verkauf von Produkten, die es im eigenen Namen verkauft und die auch als Handelsplattform für Dritte dienen, die darüber ihre Artikel verkaufen (im Folgenden nennen wir diese Seiten „Seiten“ oder „ Seite“). Amazon kann die Lagerung und den Versand von Artikeln übernehmen, die von Drittanbietern an Benützern verkauft werden.
  • Die Seiten zeigen Verkaufsanzeigen für Schuhe mit roten Sohlen, die laut Louboutin ohne seine Zustimmung auf den Markt gebracht wurden.

Das Urteil beendet gemeinsam die Rechtssachen C-148/21 und C-184/21, die auf verschiedene Vorfragen eines luxemburgischen bzw. eines belgischen Gerichts antworten, in denen Louboutin die Einstellung der Nutzung ihrer Marken beantragt hatte in den Sites, wobei in beiden Fällen grundsätzlich die gleichen Argumente verwendet werden. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 über die Gemeinsamer Markt dahingehend auszulegen ist, dass der Betreiber einer Online-Verkaufsseite im Internet, die eine Verkaufsplattform integriert, wahrscheinlich davon ausgeht, dass er sich einer Zeichen, das mit einer in der Europäischen Union registrierten Marke identisch ist, wenn dieses aus Verkaufsvorgängen Dritter stammt, die innerhalb der Website durchgeführt werden, und die Verwendung der Marke ohne Zustimmung seines Inhabers erfolgt.

Die Grundlage der in den Vorlagefragen an den Gerichtshof der Europäischen Union enthaltenen Zweifel liegt in den Umständen des Falles. Amazon eine einheitliche Darstellung der von ihm angebotenen Produkte auf seiner Website vornimmt und darauf verweisende Anzeigen schaltet sowohl für die Produkte, die es in seinem eigenen Namen verkauft, als auch für diejenigen, die von Dritten verkauft werden. Amazon legt sein Name als berühmter Verteiler in allen Anzeigen und bietet an Dritten, die auf seinem Site Produkte verkaufen,  bestimmte ergänzende Dienstleistungen wie Unterstützung bei Produktmarketing, Lagerung und Versand.

Artikel 9.2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung gibt dem Inhaber einer Marke das Recht, Dritten zu untersagen, die Verwendung eines mit der eingetragenen Marke identischen Zeichens für Produkte oder Dienstleistungen, die mit denen für die die Marke eingetragen wurde identisch sind.

Der Begriff „Benutzung“ des mit der eingetragenen Marke identischen oder ähnlichen Zeichens ist in der Verordnung nicht definiert. Die Rechtsprechung hat klargestellt, dass dieser Begriff ein aktives Verhalten und eine direkte oder indirekte Kontrolle der Handlung, die eine Nutzung darstellt, impliziert (Rechtssache C-567/18 „Coty“). Ebenso hat es klargestellt, dass die Benutzung des Zeichens, das mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich ist, durch einen Dritten im Sinne von Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung, eine Benutzung im Rahmen seiner eigenen Kommunikation bedeutet.

Es hat auch gegenüber dem Betreiber einer Online-Verkaufsplattform erklärt, dass die Verwendung von mit eingetragenen Marken identischen Zeichen innerhalb seiner Angebote nur von den auf solchen Plattformen verkaufenden Kunden und nicht von diesen selbst vorgenommen wird sofern sie das Zeichen nicht im Rahmen ihrer eigenen kommerziellen Kommunikation verwenden (Rechtssache C-324/09 „L’Oreal“). Die Tatsache, die notwendigen technischen Voraussetzungen für die Nutzung eines Zeichens zu schaffen und für eine solche Leistung bezahlt zu werden, führt nicht dazu, dass der Betreiber der Plattform das Zeichen nutzt, auch wenn dies im eigenen handelsrechtlichen Interesse geschieht (Fall C -567/18).

Das Gericht hat jedoch auch festgestellt, dass, wenn der Diensteanbieter einer Online-Verkaufsplattform ein Zeichen verwendet, das mit der eingetragenen Marke eines Dritten identisch oder ähnlich ist, um die Produkte zu werben, die von einem Dritten auf der Plattform verkauft werden, dank der von ihm erbrachten Dienstleistungen nutzt der Diensteanbieter (Plattformbetreiber) dieses Zeichen, da es eine Verbindung zwischen diesem Zeichen und den vom Plattformbetreiber angebotenen Dienstleistungen herstellt (siehe Rechtssachen C-324/09 „L’Oreal“ und C -119/10 „Frisdranken Industrie Winter“).

Eine solche Verknüpfung liegt vor, wenn der Betreiber der Online-Verkaufsplattform mit Hilfe eines Internet-Auskunftsdienstes und anhand eines mit einer Drittmarke identischen Schlüsselwortes Werbung für die zum Verkauf angebotenen Produkte dieser Marke durch Dritte betreibt seine Plattform. Dies liegt daran, dass es in den Köpfen der Internetnutzer eine offensichtliche Assoziation zwischen den Produkten dieser Marke und der Möglichkeit, sie auf dieser Plattform zu kaufen, schafft. Und um festzustellen, ob ein solcher Zusammenhang besteht, d. h. ob die Verwendung dieser mit einer eingetragenen Marke identischen Bezeichnung Teil der kommerziellen Kommunikation des Plattformbetreibers ist oder nicht, muss dies aus der Sicht eines „mäßig informierten Benutzer und einigermaßen aufmerksam.“

In dem Urteil, erstellt das Gericht einen Leitfaden, um feststellen zu können, ob bestimmte Handlungen der Site eine Verwendung der eingetragenen Marke darstellen:

  • Soweit der Betreiber oder Betreiber der Online-Plattform verschiedene Angebote, eigene oder die von Dritten, ohne Unterscheidung der Herkunft miteinander verbindet, eine Nennung der Art „die besten Verkäufe“ oder „die meist angebotenen“ für die Zwecke irgendwelche Angebote zu bewerben, eine solche Präsentation bei einem mäßig informierten und einigermaßen aufmerksamen Benutzer wahrscheinlich den Eindruck erweckt, dass die so beworbenen Produkte von diesem Betreiber in seinem eigenen Namen und in seinem Namen vermarktet werden.

Andererseits sind Art und Umfang der Dienstleistungen zu berücksichtigen, die der Betreiber der Online-Verkaufsplattform den Drittverkäufern bietet, die auf dieser Plattform Produkte anbieten, die das betreffende Zeichen oder die betreffende Marke enthalten, Dienstleistungen wie z als Behandlung von Fragen, die von Benutzern in Bezug auf diese Produkte oder deren Lagerung, Versand und Retourenmanagement gestellt wurden. Wenn solche Umstände eintreten, erwecken sie bei einem mäßig informierten und angemessen aufmerksamen Benutzer wahrscheinlich den Eindruck, dass dieselben Produkte von diesem Betreiber in seinem Namen und Interesse vermarktet werden, und es besteht ebenfalls eine Verbindung in seinen Augen Benutzer zwischen den Diensten und den Zeichen, die auf den Produkten und in den Anzeigen der Dritten erscheinen, die sie verkaufen.

Im diesen Fall hat das Gericht das Vorliegen beider Umstände festgestellt, da der Betreiber der Website (Amazon) eine einheitliche Methode für die  Darstellung der auf der Website veröffentlichten Angebote verwendet und gleichzeitig Werbung für Produkte zeigt, die er direkt verkauft und auch für andere Produkte, die von Dritten auf der Website angeboten werden. Das Anzeigen seines eigenen bekannten Verteilererlogos auf allen dieser Anzeigen stellt. Andererseits bietet der Betreiber diesen Drittverkäufern im Rahmen der Vermarktung von Produkten mit dem betreffenden Markenzeichen ergänzende Dienstleistungen an, die insbesondere aus der Lagerung und dem Versand dieser Produkte bestehen.

In Anbetracht dessen kommt das Gericht zu dem Schluss, dass Amazon die Marke Louboutin im Sinne von Artikel 9.2 a) der Verordnung EU 2017/1001 ohne die entsprechende Bewilligung verwendet hat.

Das Urteil dient als Grundlage für Maßnahmen gegen digitale Verkaufsplattformen, die unter unbefugter Nutzung einer eingetragenen Marke ihre Werbung und Dienstleistungen formulieren, ohne zwischen die, die im eigenen Namen und auf eigenes Recht und die, die von Dritten zu  verkaufen sind, zu unterschieden.  Es ist ein wichtiges Urteil und doch ist absehbar, dass sich in kurzer Zeit amortisiert wird, in dem die Plattformen Wege von  Markendarstellung übernehmen werden, die beide Vertriebsmodalitäten differenzieren, womit sie ihr Haftungsproblem gegenüber dem Markeninhaber lösen werden. Es wird nicht gelöst weder verbessert das zugrunde liegende Problem, das heißt, der Verkauf von Markenprodukten, die ohne Genehmigung ihres Eigentümers auf den Markt gebracht werden sowie der Verkauf von gefälschten Produkten. Es geht nicht nur darum, die Verantwortung des Plattformbetreibers für die verursachten Schäden festzustellen (was ihn wahrscheinlich nicht übermäßig beunruhigt), sondern ihn für eine Sorgfaltspflicht verantwortlich zu erklären, die aus vorheriger Filterung und eventueller Ablehnung oder Rücknahme von der Plattform solcher Produkte besteht, da die Betreiber die einzigen sind, die in der Praxis den illegalen Handel auf ihren Plattformen verhindern und bekämpfen können.

 

 

Eduardo Vilá

Vilá Abogados

 

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13. Januar 2023