Como continuación a nuestro último artículo en materia de derecho de propiedad industrial, nos disponemos ahora a comentar las novedades en el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001 (Ley de Marcas), que entró en vigor el pasado 1 de mayo (Real Decreto 306/2019) para modificar el marco establecido en el reglamento existente (Real Decreto 687/2002), y que constituye el mecanismo indispensable para que las últimas modificaciones realizadas en la ley de Marcas (véase Real Decreto-Ley 23/2018 comentado en el artículo anterior) puedan llevarse a la práctica de forma efectiva.
Siguiendo el orden de las modificaciones efectuadas, podemos destacar las novedades más significativas:
En relación con la definición de los derechos conferidos por la marca, y enlazando directamente con el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aquellos solicitantes que ya hubieran estado empleando de forma efectiva el signo objeto de la solicitud podrán reivindicar la distintividad de la marca adquirida con el uso de la misma (art. 1.3).
Como ya adelantábamos en el artículo anterior, el requisito de representación gráfica queda eliminado, de modo que cualquier representación que sea adecuada a tenor de la tecnología disponible será aceptada (art. 2) lo cual sienta un precedente para el registro de marcas tridimensionales, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento y hologramas. Esto es posible debido a que, a partir de esta norma, se aceptan archivos digitales para la formalización de los signos distintivos.
Si bien no están explícitamente excluidas, no parece probable la aceptación de solicitudes de las “marcas olorosas”, contempladas en otros ordenamientos como el estadounidense.
Desde la última modificación de la Ley de Marcas cualquier persona física o jurídica puede solicitar una marca o nombre con independencia de su nacionalidad, lugar de residencia o establecimiento. En relación con esta novedad, la nueva configuración del Reglamento faculta a los examinadores de la OEPM a llevar a cabo un examen de legitimidad en torno a los sujetos o las entidades que soliciten un registro. Dicho examen podrá iniciarse de oficio y el solicitante dispondrá de un mes de plazo para presentar alegaciones (art. 10).
Con la modificación del art. 21 bis queda instaurada la posibilidad de exigir al oponente la acreditación del uso efectivo de sus marcas. De este modo, todas las oposiciones fundadas en marcas de las que no se está haciendo un uso efectivo serán automáticamente desestimadas.
Esto repercute directamente en la estrategia legal y comercial de todas aquellas empresas que registran numerosos signos como “marcas de cobertura”, esto es, marcas a las que no se va a dar uso pero que permiten bloquear las solicitudes de marcas similares por parte de empresas competidoras. Queda por ver si esta exigencia puede realizarse ante cualquier oposición o si únicamente aplica ante marcas que lleven más de 5 años registradas.
El mismo art. 21 especifica los requisitos que deben cumplirse cuando el titular de una marca deba demostrar el uso de la misma. Se deberán aportar documentos acreditativos en la línea de los que sugiere la normativa, tales como anuncios, fotografías o catálogos.
Por otra parte, los titulares de marcas registradas podrán ahorrarse la solicitud de renovación de sus marcas si realizan el pago de renovación por medios electrónicos. La OEPM deberá avisar a los titulares de la expiración de sus títulos con un plazo de 6 meses, si bien este mandato legal no es vinculante (art. 25).
La alteración del artículo 56, referente a la representación, es probablemente el que más interesa a las empresas extranjeras. En virtud de su nuevo contenido, cualquier persona física o jurídica podrá comunicarse con la OEPM, sin necesidad de que medie un Agente de la Propiedad Industrial, pudiendo designarse a un empleado mediante acreditación conforme a la ley.
A efectos de transmitir notificaciones a los solicitantes y titulares de marcas, el citado artículo exige únicamente un medio de comunicación disponible para la OEPM, ya sea una dirección postal en cualquier país del Espacio Económico Europeo, o cualquier otro medio técnico realizable.
En torno a los artículos referentes a los procedimientos de nulidad y caducidad, la reforma de la ley aplica unos criterios similares a aquellos introducidos en el sistema de oposiciones. Entre otros, cabe destacar los requisitos sobre el contenido formal de la solicitud de nulidad y caducidad (art. 58).
En concordancia con lo estipulado en la modificación de la Ley de Marcas, la introducción del nuevo sistema de procedimientos administrativos de nulidad y caducidad queda aplazado para 2023, habida cuenta de la necesaria reforma de la Ley General del Poder Judicial.
Para concluir, la modificación del Reglamento no tiene carácter retroactivo, por lo que los procedimientos ya iniciados se ajustarán a la normativa anterior.
Ignacio de la Vega Encinas
Vilá Abogados
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24 de mayo de 2019
