In Zusammenhang mit unseren letzten Artikel über gewerbliche Schutzrechte schicken wir uns an, die neuen Verordnung zur Umsetzung des spanischen Markengesetz (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) zu kommentieren, die am 1. Mai in Kraft getreten ist (Real Decreto 306/2019). Diese Verordnung wurde zur Änderung der geltenden Verordnung (Real Decreto 687/2002) angenommen, die ein wesentliches Element für die Markenamt darstellt (siehe Real Decreto 23/2018, der im vorherigen Artikel kommentiert wurde).
Nach der Reihenfolge der Gesetzabänderungen, sollen wir die folgenden Neuerungen hervorheben:
In Bezug auf die Marke verliehenen Rechte und in Zusammenhangt mit den Artikel 16.1 des TRIPS-Übereinkommens können diejenigen Anmelder, die den Markenzeichen vor der Anmeldung verwendet haben, die erworbene Unterscheidungskraft geltend machen (Artikeln 1.3).
Da diese Verordnung gewährleistet die möglichkeit, digitale Dateien für die Markenanmeldung benutzten zu können, wird das Erfordernis der grafischen Darstellung entfällt, und jede Darstellung wird akzeptiert (Artikeln 2). Das schafft ein Präzedenzfall für die Registrierung von 3 Dimensionen, Positions-, Muster-, Farb-, Ton-, Motion- und Hologrammmarken schafft.
Obwohl sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind, sollte keine Anträge auf „Geruchsmarken“, wie sie in anderen Rechtsordnungen wie den Vereinigten Staaten vorgesehen sind, angenommen zu werden.
Mit der Reform des Markengesetzes kann jede natürliche oder juristische Person ein Markenzeichen unabhängig von ihre Nationalität, Wohnsitz oder Niederlassung beantragen.
Die neue Konfiguration der Verordnung ermächtigt das Spanische Patent- und Markenamt (OEPM), die Legitimität der Personen oder Entitäten zu überprüfen, damit sie den Verfahren überwinden können. Die Legitimitätsprüfung sollte von Amts eingeleitet werden, und der Anmelder hat einen Monat Zeit, um seine/ihre Argumente vorzubringen (Art. 10).
Mit der Änderung von Artikeln 21 bis ist es möglich, vom Widersprechenden den Nachweis der effektiven Benutzung seiner Marken zu verlangen. Somit werden alle Widersprüche, die auf Marken beruhen, die nicht ernsthaft benutzt werden, automatisch zurückgewiesen.
Dies hat direkte Auswirkungen auf die Rechts- und Geschäftsstrategie. Zum Beispiel, alle die zahlreichen Markenzeichen als „Deckmarken“ registrieren lassen, d.h. Marken, die nicht verwendet werden, aber die es ermöglichen, Anmeldungen für ähnliche Marken durch konkurrierende Unternehmen zu blockieren. Es bleibt abzuwarten, ob diese Anforderung in Jeder Situation eines Widerspruchs erfüllt werden kann oder ob sie nur für Marken gilt, die seit mehr als 5 Jahren eingetragen sind.
In demselben Artikeln 21 wird die Anforderungen festgelegt, womit der Markeninhaber die Benutzung einer Marke nachweisen muss. Beiliegende Unterlagen wie Anzeigen, Fotos oder Kataloge müssen nach dem Vorbild der Vorschriften zur Verfügung gestellt werden.
Andererseits können sich Inhaber von eingetragenen Marken den Antrag auf Verlängerung ihrer Marken ersparen, wenn sie die Verlängerungszahlung elektronisch leisten. Das OEPM muss die Inhaber des Markenstitels mit einer Frist von 6 Monaten über den Verfall ihrer Marke informieren. Dabei sollte beachtet werden, dass dieses gesetzliche Mandat nicht bindend ist (Artikeln 25).
Die Änderung des Artikels 56 über die Vertretung der Anmelder ist wahrscheinlich diejenige, die für ausländische Unternehmen von größtem Interesse ist. Aufgrund des neuen Inhalts kann sich jede natürliche oder juristische Person mit dem OEPM melden, ohne einen offiziellen Vertreter für gewerbliches Eigentum einzustellen, so dass ein ordentlich bevollmächtigter Angestellter bennant wird.
Über die Nichtigkeits- und Verfallsverfahren, so gelten bei der Gesetzesreform ähnliche Kriterien wie bei den Widerspruchverfahren. Hervorzuheben sind unter anderem die Anforderungen an den formalen Inhalt der Nichtigkeits- und Widerrufsantrag (Artikel 58).
Gemäß den Bestimmungen der Verordnung 23/2018, wird die Einführung des neuen Systems der administrativen Nichtigkeits- und Widerrufsverfahren auf 2023 verschoben.
Abschließend sei gesagt, dass die Änderung der Verordnungen nicht rückwirkend erfolgt, so dass die bereits eingeleiteten Verfahren mit den bisherigen Vorschriften in Einklang stehen.
Ignacio de la Vega
Vilá Abogados
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24. Mai 2019
