Die Frage, die sich bei dieser Überprüfung stellt, ist die Rechtmäßigkeit der Verwendung einer fremden Marke ohne die Zustimmung ihres Inhabers durch einen Dritten in einer Internet-Suchmaschine, d. h. eine Markenverletzung im Internet.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 20. April 2022 (330/20222) stellt fest, dass die unbefugte Benutzung einer eingetragenen Marke durch einen Dritten im Rahmen einer Internet-Suchmaschine unter bestimmten Bedingungen eine Verletzung der Markenrechte darstellt.

Der Sachverhalt, der Gegenstand des Urteils ist, stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar:

1) Die Firma Grupo Ilusión de Ortodoncistas, S.L. („GIO“) ist Inhaberin der Marke „Clínicas Ortodoncis“.

2 Das Unternehmen Laboratorio Nicolás, S.L. („LN“) ist Inhaber der Marke „Vital Dent“ und Franchisegeber der Vital Dent Kliniken.

3) Bei der Nutzung der Google-Suchmaschine und der Eingabe der Worte „Clínicas Ortodoncis“ wurden in den Ergebnissen („Google Adwords“) Anzeigen zu Clínicas Ortoconcis angezeigt, in denen jedoch auch die Internetadresse des Inhabers von Vital Dent sowie dessen Telefonnummer angegeben waren.

4) Beim Anklicken dieser Anzeigen öffnete sich ein Kasten mit dem Foto von Vitaldent, allerdings unter der Überschrift „Clinicas ortodoncis“. Außerdem wurde bei der Eingabe des Markennamens „clinicas ortdoncis“ über die Suchmaschine die Seite Vital Dent geöffnet.

5) Die erzielten Ergebnisse waren „Adwords“ und keine „natürlichen Ergebnisse“, was darauf zurückzuführen ist, dass der Werbetreibende, der Eigentümer der Website von Vital Dent ist, mit Google als Schlüsselwort den Namen „Clinicas Ortodoncis“ vereinbart hatte.

GIO reichte eine Klage gegen LN (Vital Dent) ein, die sich auf die Verletzung der eingetragenen Marke „Clinicas Ortodoncis“ und auf Handlungen des unlauteren Wettbewerbs stützte (Handlungen, die gegen Treu und Glauben gemäß Artikel 4 des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb verstoßen, Handlungen der Verwechslung gemäß Artikel 6, Handlungen der Ausnutzung des Rufes eines anderen gemäß Artikel 12, Handlungen der Verwechslung durch die Gefahr der Verbindung gemäß Artikel 20 und Handlungen der Täuschung gemäß Artikel 25).

Wir werden uns auf die materiellrechtliche Frage der Markenrechtsverletzung durch diese Handlungen konzentrieren.

Interessant ist die Argumentation des Obersten Gerichtshofs gegen das Verteidigungsargument der Rechtsmittelführerin in der Kassationsinstanz, wonach die Doktrin des Gerichtshofs der Europäischen Union die rechtmäßige Verwendung des Namens einer eingetragenen Marke durch einen Dritten in den Schlüsselwörtern des Werbedienstes Google Adwords unterstützt, da bei dieser Handlung nicht das unterscheidungskräftige Zeichen der Marke, sondern nur der Name („ortodoncis“) verwendet wird, was eine abgeschwächte Unterscheidungskraft darstellt, deren Verbot gegen den freien Wettbewerb der Artikel 5 verstößt. 2 der Richtlinie 89/104 und 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 (Rechtssache C-323/09 und Rechtssache C-94/2017). Der Oberste Gerichtshof weist den geltend gemachten Klagegrund aus mehreren Gründen zurück:

  • Ungeachtet der angeführten Urteile stützt sich der Oberste Gerichtshof auf das Urteil des Gerichtshofs der EU vom 23. März 2010 in den verbundenen Rechtssachen C-236/08 und C-238/08 (Rechtssache Google France“), in dem die dem Urteil zugrunde liegende Doktrin dargelegt wird. In diesem Urteil stellte der Gerichtshof der EU fest, dass diese Artikel so zu verstehen sind, dass der Inhaber einer Marke einem Dritten (Werbenden) verbieten kann, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Schlüsselwort zu verwenden, das er ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt oder gespeichert hat, für Waren oder Dienstleistungen wirbt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese Werbung es dem durchschnittlichen Internetnutzer nicht oder nur schwer ermöglicht zu erkennen, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. Zur Untermauerung dieses Urteils beruft sich der Oberste Gerichtshof auf die Rechtsprechung in der Rechtssache Interflora (C-323/09), in der das Kriterium des vorgenannten Urteils dahingehend präzisiert wurde, dass das Verbot des Markeninhabers auf Fälle ausgedehnt werden kann, in denen eine solche unbefugte Benutzung der Marke die Beeinträchtigung einer der Funktionen der Marke zur Folge hat, d. h. der Herkunftsangabe, der Investitionsfunktion oder der Werbefunktion.
  • Im Lichte dieser Lehre und auf den konkreten Fall bezogen, sah der Oberste Gerichtshof es als erwiesen an, dass:

(1) Vital Dent hat den Adwords-Dienst beauftragt;

(2) Der beantragte Name ist eine eingetragene Marke des Klägers; und

(3) Die von der Klägerin und der Beklagten angebotenen Dienstleistungen seien identisch.

Da der Werbung mit dem Link zur Website von Vital Dent die Worte „Clínicas Ortodoncis“ vorangestellt waren, stellte das Gericht fest, dass die Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers zur Kennzeichnung identischer Dienstleistungen verwendet wurde, wodurch die Funktion, auf die geschäftliche Herkunft der angebotenen Dienstleistungen hinzuweisen, untergraben wurde, da der durchschnittliche Internetnutzer nicht in der Lage ist, festzustellen, ob die Dienstleistungen in der Werbung vom Markeninhaber oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Dritten stammen.

In Bezug auf den Schaden, der dem Kläger entstanden ist, ist anzumerken, dass das Urteil die Verurteilung zur Zahlung eines Betrags in Höhe von 1 % des Umsatzes des Beklagten in Anwendung von Artikel 43.5 des Markengesetzes und des Urteils des Obersten Gerichtshofs 351/2011 vom 31. Mai bestätigt hat, das die Möglichkeit vorsieht, Schadenersatz direkt und ohne die Notwendigkeit eines Nachweises anzuwenden, wenn dies ausdrücklich gesetzlich festgelegt ist. Die in Artikel 43.5 des Markengesetzes vorgesehene Vermutung über die Höhe des Schadensersatzes, den derjenige zu zahlen hat, der das Markenrecht eines Dritten verletzt, dient gerade dazu, den wirtschaftlichen Schaden und den entgangenen Gewinn in sehr schwer zu beziffernden Fällen zu bestimmen, auch wenn diese aufgrund der Unmöglichkeit oder der großen Schwierigkeiten bei ihrer Berechnung letztlich nicht ersetzt werden. Andererseits weist der Oberste Gerichtshof darauf hin, dass sich der genannte Umsatz der Beklagten auf alle rechtswidrig gekennzeichneten Dienstleistungen beziehen muss, d. h. auf alle Dienstleistungen, für die im Verfahren nachweislich mit der Markenverletzung des Klägers geworben wurde, ohne dass es darauf ankommt, welche Leistungen aufgrund der Werbung tatsächlich erbracht wurden und welche nicht.

 

 

Eduardo Vilá

Vilá Abogados

 

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8. Juli 2022