La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de julio de 2012 se refiere a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour d’appel de Bruselas, en el procedimiento entre Pie Optiek SPRL contra Bureau Gevers, S.A. y European Registry for Internet Domains ASBL.

Pie Optiek es una sociedad belga que se dedica a la venta por Internet de lentes de contacto, gafas y otros productos oftalmológicos. Es titular de una marca Benelux, que incluye el signo denominativo «Lensworld». Pie Optiek explota el sitio de Internet www.lensworld.be.

Bureau Gevers es una sociedad belga dedicada a la asesoría en propiedad intelectual.

Walsh Optical es una sociedad estadounidense con domicilio social en Nueva Jersey, que también opera en el sector de la venta por Internet de lentes de contacto y artículos de óptica. Walsh Optical explota el sitio de Internet www.lensworld.com desde 1998, y era titular de la marca Benelux Lensworld. El registro de esta marca se canceló el 30 de octubre de 2006.

Bureau Gevers solicitó, a petición de Walsh Optical, a EURid el registro del nombre de dominio «lensworld.eu» en su nombre pero por cuenta de Walsh Optical. Dicho nombre de dominio fue adjudicado a Bureau Gevers el 10 de julio de 2006.

Bureau Gevers se opuso a dicha adjudicación, en primera instancia ante el Tribunal Arbitral de la República Checa, después al Tribunal de première instante de Bruselas, y más tarde a la Cour d’appel de Bruselas que plantea esta cuestión. 

Argumentaba que el objeto de un contrato de licencia de marca no está necesariamente limitado a la autorización para explotar los productos o servicios registrados con esa marca, sino que puede referir a todas o a una parte de las prerrogativas del titular de la marca de que se trate, incluida la autorización para registrar un nombre de dominio. 

Por lo tanto la cuestión planteada es si el término “licenciatarios de derechos anteriores”, establecido en la ley, puede referirse a las personas que sin ser titulares de una marca, han sido autorizados por el titular de una marca únicamente para registrar un dominio con idéntico nombre a la marca. 

El Tribunal responde que no, por lo tanto, la norma debe interpretarse de manera tal que las empresas autorizadas únicamente a registrar en su propio nombre pero por cuenta del titular de la marca, un nombre de dominio idéntico o similar a dicha marca no pueden ser considerados “licenciatarios de derechos anteriores”. 

Asimismo, el Tribunal recuerda que solo tienen un derecho como licenciatario de derechos anteriores las empresas con domicilio o centro de negocios en el territorio de la Unión Europea. Como consecuencia, si una empresa extranjera con una marca registrada similar a una europea registra un dominio a través de una empresa autorizada únicamente para ese fin, no tendrá preferencia sobre la marca registrada por una empresa que resida o tenga su centro de negocios en al Unión Europea. 


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Ismael PERALTAipv@vila.es 
09-11-2012