La respuesta a la pregunta enunciada es SÍ. En las siguientes líneas expondremos sucintamente los límites establecidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), seguida por el Tribunal Supremo español, para el uso de la marca de un competidor como palabra clave (keyword) en los motores de búsqueda de internet, de forma que cuando el internauta introduzca la palabra clave (keyword), en la pantalla le aparezca como anuncio publicitario un mensaje comercial que le redirija a la página web del anunciante (advertising link) cuando clique sobre el mismo.

En primer lugar, debemos concretar en qué consiste el sistema de publicidad en internet por referenciación:

  • Por medio del motor de búsqueda, se facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al mismo mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan “naturales”, que han sido previamente seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.
  • Paralelamente, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google se denomina adwords) que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla con el correspondiente enlace a la página web del anunciante (advertising link) en la parte superior de los resultados naturales de búsqueda.

Pues bien, ¿qué ocurre cuando alguna de las palabras clave ofrecidas por el motor de búsqueda al anunciante para su elección resulta idéntica a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas?

Esta cuestión ha sido abordada por diversas sentencias del TJUE y corroborada por el Tribunal Supremo español, entre otras, en su sentencia de 26 de febrero 2016 (Maherlo Ibérica, S.L. vs. Charlet, S.A.M.), tomando como base las sentencias del TJUE de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados -Google France vs. Louis Vuitton, Google France vs. Viaticum, y Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 (L’Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 (Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc).

De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, seguida por el Tribunal Supremo español, la contratación de los signos idénticos a los elementos denominativos de las marcas de un competidor como keywords en el marco del servicio de referenciación contratado con Google constituye un uso de marcas ajenas en el tráfico económico para productos o servicios, si bien no vulnera las funciones de la marca como son las de determinación del origen, la publicitaria ni la de inversión, resultando un uso atípico.

Por lo tanto, se pueden utilizar marcas registradas ajenas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

(i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca ni su función económica, en el sentido de que el consumidor normalmente informado y razonablemente atento pueda determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero;

(ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada, de modo que el usuario tenga la sensación cierta de que productos similares los fabrican y venden distintas empresas que compiten entre sí en el mismo segmento de mercado; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”.

Para ello, la marca ajena usada como palabra clave (keyword) en los motores de búsqueda de internet no deberá aparecer ni en el título ni en el texto del anuncio, ni en el nombre de dominio al que dirija dicho anuncio.

 

 

Carla Villavicencio

Vilá Abogados

 

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19 de agosto de 2016