Hasta ahora no existía una normativa específica comunitaria orientada a la protección de los conocimientos comerciales secretos ante prácticas desleales de apropiación indebida, copia, robo, espionaje, etc. Se trata de aquellos conocimientos técnicos e información empresarial de gran valor que no se ha divulgado ni protegido vía registro y que se quiere mantener confidencial. Es cierto que el acuerdo ADPIC (TRIPS) impulsado por la Organización Mundial del Comercio, que fue aprobado por la Unión Europea mediante la Decisión del Consejo 94/800 fue un paso adelante en para poner cierto remedio a dichas prácticas, si bien los Estados Miembros difieren en lo que se entiende como “secreto comercial”, su “obtención ilícita”, existiendo entre ellos diferencias normativas, así como incoherencias en los procesos judiciales civiles en caso de obtención o revelación ilícita.
Para dotar de un marco de protección uniforme en la UE a los secretos comerciales, el 8 de junio de 2016, el Parlamento y el Consejo europeos adoptaron la Directiva 2016/943 sobre la Protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados, que entró en vigor el 5 de julio de 2016,
¿Qué son los Secretos Comerciales?
La Directiva define como “Secreto Comercial” la información (técnica o empresarial) que reúna los siguientes requisitos:
(a) Ser información no conocida generalmente por las personas pertenecientes al círculo en el que normalmente se utilice esa información, ni fácilmente accesible a dichas personas.
(b) Tener un valor comercial por su carácter secreto.
(c) Haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto por parte de su titular.
Es importante señalar que la Directiva establece unos parámetros de protección “de mínimis”, de tal modo que los Estados Miembros al transponer la directiva podrán disponer una protección más amplia, siempre que se respete el derecho de obtención, utilización y revelación lícita de los mismos previstos en la misma Directiva.
De hecho, la Directiva no prohíbe radicalmente el uso o la revelación de secretos comerciales Know-How por terceros, sino que lo supedita al medio por el cual se lleve a cabo.
Así, será lícita su obtención cuando:
(1) Provenga de la observación, estudio o desmontaje de un producto puesto a disposición del público o sea puesto a disposición del que obtiene la información sin restricciones.
(2) Provenga del ejercicio de los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados, según el derecho de la UE y la normativa y prácticas del Estado Miembro en cuestión.
(3) Provenga de cualquier otra práctica que sea conforme a prácticas comerciales leales.
Dicho lo anterior, la Directiva abre la puerta a potencialmente grandes discrepancias entre legislaciones de los miembros de la UE al decir que se considerarán lícitos la adquisición, uso y revelación de secretos comerciales cuando así lo permita el derecho de la UE o de sus Estados Miembros.
En cambio, declara ilícita la obtención de un secreto comercial cuando:
(1) El acceso o apropiación de documentos o correspondencia no autorizada por su titular, que contenga dicho secreto comercial o a partir de la cual pueda deducirse tal secreto.
(2) El acceso o apropiación se realice por medios contrarios a las prácticas comerciales leales.
Igualmente, será ilegal la utilización o revelación de un secreto comercial cuando lo lleve a cabo una persona sobre la que concurra alguna de las siguientes condiciones:
(1) Haber obtenido ilícitamente el secreto comercial.
(2) Haber incumplido un acuerdo de confidencialidad u otra obligación de no revelar el secreto comercial.
(3) Haber incumplido una obligación contractual o de cualquier otro tipo de limitar el uso del secreto comercial.
La obtención, utilización o revelación del secreto comercial también será ilícita cuando una persona, al obtener el secreto, supiera o debería haber sabido que había sido obtenido de otra persona que lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.
Finalmente, se considerará uso ilícito del secreto comercial la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras, o la importación, exportación o almacenamiento de mercancías infractoras cuando la persona que lleve a cabo dichas operaciones supiera o debiera haber sabido que el secreto comercial se había utilizado de forma ilícita.
Medidas de protección y procedimientos.
Los Estados Miembros deberán legislar medidas, procedimientos y recursos para garantizar la acción civil en caso de infracción de los derechos de secreto comercial. No obstante, la Directiva es bastante imprecisa al respecto, estableciendo únicamente principios generales, que incluso podrían haberse evitado mencionar, por lo lógico de los mismos:
- Serán justos, no complicados, efectivos y disuasorios.
- Serán proporcionados y evitarán la creación de obstáculos al comercio en la UE
- Preverán medidas contra el abuso de tales medidas. En ese sentido, se exigirá que los Estados Miembros dispongan medidas de indemnización por daños y perjuicios a la parte demandada, imposición de sanciones a la demandante y órdenes de difusión de información sobre tales medidas o procesos.
Medidas cautelares o provisionales.
Los Estados Miembros garantizarán que los tribunales puedan, a petición del titular del secreto comercial conceder medidas provisionales y cautelares contra el supuesto infractor, consistentes en:
(a) El cese o la prohibición provisional de utilizar o revelar el secreto comercial.
(b) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras; o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines.
(c) La incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras para impedir su introducción o circulación en el mercado.
La Directiva no impone la obligación de que el solicitante de las medidas deba prestar fianza, cuestión que deja a criterio de cada Estado Miembro.
No obstante, los Estados Miembros garantizarán que las autoridades judiciales puedan supeditar la utilización presuntamente ilícita de un secreto comercial a la constitución de garantías. Pero en todo caso, no se permitirá la revelación de secretos comerciales a cambio de la fianza o garantía.
Plazo de prescripción de las acciones
En ningún caso la prescripción podrá ser inferior a los 6 años.
Indemnizaciones
Al fijar las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por la obtención, uso o revelación ilícita de un secreto comercial, las autoridades judiciales de los Estados Miembros deberán tener en cuenta una diversidad de factores:
- El perjuicio económico, incluyendo el lucro cesante.
- El enriquecimiento injusto obtenido por el infractor.
- Otros elementos que no sean estrictamente económicos, como el perjuicio moral, aunque la Directiva no define lo que debe entenderse por tal concepto y deberá estarse a lo previsto en la ley, jurisprudencia y doctrina de cada Estado Miembro.
Transposición de la Directiva
La Directiva deberá transponerse por los Estados Miembros no más tarde del 9 de junio de 2018.
Eduardo Vilá
Vilá Abogados
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29 de julio de 2016
